Comment les franchiseurs peuvent-ils procéder afin de protéger leurs marques face aux risques de contrefaçons sur Internet ? Hélène Helwaser & Laurent Guizard, avocats à la Cour, font le point sur les procédures possibles afin de résoudre de ce type de litiges.
A l’heure de l’ouverture de nombreuses nouvelles extensions de premier niveau ou gTLDs (telles que .website, .media, .cool, .paris ou encore .immo), de nombreux cyber squatters sont tentés d’utiliser des marques ou des noms de domaine connus pour les enregistrer avec ces extensions.
Or, un nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque antérieure, peut constituer une contrefaçon de marque.
Une procédure alternative de résolution des litiges
Dès lors deux voies sont ouvertes :
- Soit une procédure devant les Tribunaux (avec une compétente exclusive de certains TGI en matière de contrefaçon de marque), au fond, avec une possibilité de jour fixe, en cas d’urgence.
- Soit une procédure dite alternative de résolution des litiges :
En matière de nom de domaine de premier niveau, cette procédure de règlement des litiges est administrée par des institutions de règlement des litiges agréées par l’ICANN, et notamment par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle).
Les règles de cette procédure sont fixées par les « Principes UDRP », que toute personne physique ou morale souhaitant enregistrer un nom de domaine gTLD est tenue d’accepter, ainsi que par les Règles supplémentaires de l’OMPI.
Ces principes URDP subordonnent le bien-fondé de la demande du requérant à la satisfaction des trois conditions cumulatives (article 4) :
- le nom de domaine doit être identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant à des droits ;
- le défendeur ne doit avoir aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;
- le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi. La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le détenteur du nom de domaine a déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine.
Seule une procédure judiciaire classique peut allouer une réparation financière
Cette procédure alternative de résolution des litiges gérée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI présente notamment la particularité d’être entièrement dématérialisée, effectuée uniquement en ligne et/ou par courrier électronique. Le litige est examiné par des experts figurant sur la liste de l’OMPI, et choisis par le Centre « pour leur expérience proprement dite dans les domaines du droit international des marques, du commerce électronique et de l’Internet » (source : site Internet de l’OMPI)
Enfin, la procédure dure environ 60 jours à compter de la date à laquelle le Centre reçoit la plainte. Cependant, cette procédure est soumise au versement d’une taxe, dont le montant varie en fonction du nombre d’experts choisi :
- Commission administrative composée d’un seul expert : 1500 dollars,
- Commission administrative composée de trois experts : 4000 dollars.
De plus, cette procédure alternative laisse ouverte la voie judiciaire et il reste possible, à chacune des parties, d’engager une procédure devant le Tribunaux dès lors que l’une ou l’autre ne serait pas satisfaite de la décision obtenue.
Le choix entre une procédure judiciaire « classique » ou une procédure alternative de résolution des litiges doit donc être soigneusement étudié au cas par cas, ce d’autant que le Centre ne peut en aucun cas allouer des dommages et intérêts ou une quelconque réparation financière.
Des mesures préventives pour mieux protéger sa marque
Enfin, et en vue de mieux protéger sa marque, il est possible de prendre certaines mesures préventives. En effet, avant que les nouvelles extensions de nom domaines soient mises à disposition du public, une phase appelée « Sunrise » est prévue. Au cours de celle-ci, seuls les détenteurs de marques déposées dans la base de données mondiale des marques déclarées « Trademark Clearinghouse » (ou TMCH) ont la possibilité d’enregistrer, avant les autres, les noms de domaine dans les extensions qui correspondent à leur propre marque.
De plus, les titulaires de marque inscrits au sein de cette base « Trademark Clearinghouse » peuvent bénéficier du service de réclamations « Trademark claims service » qui les informeront de l’enregistrement d’un nom de domaine par un tiers en violation de leurs droits de propriété intellectuelle. Cependant, il ne s’agit là que d’une information à postériori…et non pas d’un système d’interdiction.
Mais, en même temps que de nouvelles extensions voient le jour, de nouvelles procédures alternatives de règlements des litiges sont créées, telle par exemple que la procédure URS (Uniform Rapid Suspension System) qui se veut plus simple et plus rapide que la procédure susvisée de l’OMPI.
Faire appel à des professionnels pour protéger ses maques et ses noms de domaine apparait donc nécessaire.
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