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    Futurs franchiseurs : les principales erreurs à éviter concernant votre marque

    Tribune publiée le 30 juin 2010 par Eric SCHAHL 
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    Signe de ralliement du réseau et fondement primordial du contrat, la marque est souvent considérée, pourtant, comme un simple élément administratif par le jeune franchiseur. Cherchez l’erreur…

    – Choix du signe

    Dans un réseau de franchise, la marque signature (composée de l’enseigne enregistrée auprès de l’administration) peut couvrir un mot ou un ensemble de mots (associé ou non à un élément figuratif). Généralement, le signe choisi décrit indirectement l’activité couverte par le réseau.

    Ce choix marketing a des conséquences juridiques importantes. En effet, plus l’enseigne décrit l’activité développée, plus l’étendue de protection de la marque est faible (voire nulle pour une marque totalement descriptive).

    A l’inverse, plus le signe est original, plus la protection accordée à la marque (qui est dans ce cas distinctive) est importante.

    Il ne s’agit donc pas d’un choix uniquement commercial et la dimension juridique doit être prise en compte pour éviter les mauvaises surprises après constitution du réseau, telles que annulation de la marque pour manque de caractère distinctif, impossibilité de réagir face à un concurrent qui adopte une marque similaire également constituée d’éléments peu distinctifs etc…

    – Recherche d’antériorité préalable

    Commander un listing auprès de l’INPI (sans oublier par ailleurs le RCS, et la vérification nom de domaine et internet) et constater qu’il n’existe pas de marque antérieure identique ne suffit pas.

    L’analyse du risque de confusion entre deux signes est complexe, il existe ainsi de très nombreux critères jurisprudentiels permettant d’évaluer ce risque, seul un professionnel du droit peut conclure sur la disponibilité du signe.

    La procédure de dépôt

    Le choix de la procédure de dépôt doit anticiper sur les territoires de développement (au moins à court et moyen terme) du réseau. Outre des économies non négligeables, cette anticipation permet également d’éviter de signer des contrats de franchise sur des territoires non protégés par la marque.

    – Les classes du dépôt

    Déposer pour les activités, objet du réseau, n’est pas suffisant. Ainsi, une évolution de la pratique administrative permet de viser non seulement les services rendus par un franchiseur (bloquant ainsi l’établissement d’un autre réseau portant une marque éponyme mais pour une activité distincte), mais aussi, et depuis quelques années seulement, de revendiquer une protection pour les services de vente au détail (permettant donc d’unifier les licences de fabrication et celles de distribution).

    – Le titulaire du dépôt

    Juridiquement, tout est possible : dépôt au nom propre du dirigeant, de la société tête de réseau, ou d’une holding… mais attention aux conséquences pratiques (qui signe le contrat avec le franchisé ? mise en place d’une cascade de licences ?), juridiques (responsabilité du titulaire de la marque du réseau), fiscales (montant de l’imposition des redevances, origine des deniers réglant les frais de dépôt et de vie de la marque pour éviter un risque d’ABS), administratives (la nationalité du déposant conditionne le choix de la procédure de dépôt à l’international), financières (perception des redevances par le titulaire de la marque notamment).

    – La surveillance

    Au mieux une marque se décline, au pire elle est copiée, pas vu, pas su, pas pris… mais attention à la dilution et à la forclusion. Une des obligations du franchiseur est de garantir aux franchisés une jouissance paisible de la marque (non seulement face aux concurrents mais aussi face aux ex-membres du réseau) faute de quoi la responsabilité du titulaire peut être recherchée.

    La surveillance juridique de la marque, y compris sur le support internet, permet de voir, de savoir et le cas échéant de réagir à temps.

    Le cahier des charges du nouveau franchiseur doit tenir compte de ces réflexions. Anticiper plutôt que subir après coup : une garantie d’efficacité et de sérénité, sans oublier l’application de ces principes au nom de domaine : enseigne virtuelle, et désormais passage obligé pour un réseau.